对他人商标的合法使用权是否以支付许可使用费为前提？ 2005-8-12 15:20:00
案情简介
1996年3月，A研究所经国家商标局核准注册“XXXXX”图形与文字商标，使用商品为化学杀虫剂。1998年1月，A研究所与B公司订立了“XXXXX”商标使用许可合同。合同约定，A研究所同意B公司有偿使用“XXXXX”商标生产、销售“XXXXX”产品；1998年商标使用费为每罐0.38元；以后每年双方就商标使用费重新商定；许可使用期为5年，自合同签订之日起计算。该许可合同经国家商标局及北京朝阳区工商行政管理局备案。B公司自合同签订后使用“XXXXX”商标，生产“XXXXX”产品，但未按合同约定支付商标使用费。
1999年8月，A研究所登报声明“XXXXX”商标未经许可任何人不得使用，并于次日通知所有“XXXXX”杀虫剂生产厂家办理2000年商标使用许可合同并交纳1999年商标使用许可费。B公司收到通知后既未支付使用费，也未重新订立商标使用许可合同。同年12月，A研究所向法院起诉，称B公司侵犯其商标专用权。
原告称：1998年被告B公司依合同获得商标使用权后，未按合同约定按期交纳商标使用费。在我方致函要求其交费，否则不准使用“XXXXX”商标后，继续使用该商标，其行为己构成侵害我方享有的商标专用权，故诉至法院，请求判令被告立即停止侵权行为、销毁全部侵权产品并赔偿我方经济损失。
被告辩称：我方是经原告授权后获得“XXXXX”商标使用权的，我方与原告只存在使用费结算问题。此案系商标使用许可合同纠纷，故不同意原告的诉讼请求。
分析
一种主要的观点认为这应该是一个普通的违约之诉：被告经与原告签订注册商标使用许可合同而合法取得注册商标使用权后，其不按时交纳商标使用许可费的行为是一种不履行合同的违约行为。前述许可合同的主要内容就是：原告允许被告在一定期限内使用其注册商标，被告则应向原告交纳商标使用许可费。被告不交纳商标使用费的行为是一种根本违约行为。我国合同法第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”本案中，在致函催告被告而其仍不交纳商标使用许可费的情况下，原告具有解除合同的权利，可以要求与被告解除合同。同时根据合同法第一百零八条：“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”，原告可以要求被告承担违约责任。
原告登报声明以一种公示的方式标明其对该商标的专用权，其拥有的“XXXXX”商标未经许可任何人不得使用。这条声明比较概括，从其内容、性质和发出形式上看，均不能作为特定的、针对被告不交纳商标使用许可费之行为的催告。此后被告继续使用合同项下商标，这种行为的性质应依双方签订的商标许可使用合同是否继续生效而定。商标许可合同于1998年1月签订，许可使用期为五年，即一直到2003年1月。在合同履行过程中，被告不交纳商标使用费，是一种根本违反合同的行为，原告有解除合同的权利。1999年8月，原告致函要求被告交纳上一年度的商标使用费，否则不准被告使用“XXXXX”商标。原告的这种行为是一种解除合同的意思表示，但是并不能视为合同由此解除。因为我国合同法第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。商标许可使用合同应当备案，其解除同样也应该向商标行政管理机构进行备案。本案中，原告致函被告只是通知被告解除合同的条件，但是并不是明确解除合同的通知，不符合解除合同的法律程序上的规定，所以不能视为其具有合同解除的效力。所以商标许可使用合同仍继续生效。这种情况下，被告不交纳商标使用费而继续使用该商标的行为，只能视为被告对于原告的债未履行，不能看作是其对原告商标专用权的侵犯。如果这种情况下，原告向被告做出了解除合同的通知并且向商标管理机关进行备案，合同即可解除，被告如果继续使用该商标则构成对原告商标专用权的侵犯。